중국 OEM 비밀유지계약서(NDA), 디자인·상표 도용을 막으려면

중국 업체에 제품 생산을 맡기는 경우 비밀유지계약서(NDA)를 체결하는 경우가 많습니다. 제품 디자인이나 도면, 금형 관련 자료를 제공해야 하고, 생산 과정에서 거래처나 제품에 관한 정보가 전달되기도 하기 때문입니다.

그런데 NDA가 있다고 해서 실제로 걱정되는 상황이 모두 해결되는 것은 아닙니다. 공급업체가 비슷한 제품을 다른 곳에 판매하거나, 거래 과정에서 알게 된 바이어에게 직접 접근할 수도 있습니다. 중국에서 상표나 디자인을 먼저 출원하는 문제도 생길 수 있습니다.

최근 중국 OEM 업체와 체결할 NDA를 검토하면서도 이런 문제들이 있었습니다. 기존 계약서에는 비밀정보의 사용과 유출을 금지하는 내용이 들어 있었지만, 의뢰인이 우려하는 상황을 하나씩 대입해 보니 보완할 부분이 적지 않았습니다.

비밀정보를 사용하지 않았다면 유사제품을 만들어도 될까

기존 계약서에는 공급업체가 비밀정보를 이용해 동일하거나 유사한 제품을 제조·판매하지 못하도록 하는 조항이 있었습니다.

문제는 비밀정보를 이용하여라는 부분입니다. 공급업체가 자체적으로 보유한 자재를 사용했다거나 디자인을 일부 변경했다고 주장한다면 계약 위반 여부를 두고 다툼이 생길 수 있습니다. 의뢰인이 원했던 것은 정보의 유출을 막는 데 그치지 않고, 자신이 개발한 제품과 비슷한 제품이 같은 공급업체를 통해 시장에 나오는 상황을 방지하는 것이었습니다.

그래서 해당 계약에서는 동일·유사한 디자인, 로고, 상표, 패키징, 금형을 사용한 제품의 제조와 판매를 제한하는 내용을 보다 구체적으로 두었습니다.

공급업체가 직접 판매하는 경우만 생각해서도 부족했습니다. 계열사나 무역상사 등 다른 업체를 거쳐 판매하거나 제3국으로 수출하는 경우도 있을 수 있기 때문입니다. 계약서의 금지 범위도 이런 거래 형태를 반영해 정리했습니다.

공급업체가 바이어에게 직접 연락하는 경우

OEM 거래를 하다 보면 공급업체가 발주기업의 바이어나 유통사를 알게 되는 경우가 있습니다. 이후 공급업체가 그 거래처에 직접 접근해 제품을 공급한다면 발주기업 입장에서는 상당한 문제가 됩니다.

이런 행위가 일반적인 비밀유지조항만으로 해결되는지는 계약 내용을 따져봐야 합니다. 바이어의 정보가 비밀정보에 해당하는지부터 다툼이 생길 수 있고, 정보를 외부에 공개하지 않은 채 해당 바이어에게 직접 연락했다면 전형적인 정보 유출과는 상황도 다릅니다.

이 때문에 해당 계약에는 우회거래금지(Non-Circumvention) 조항을 별도로 두었습니다. 보호할 거래처의 범위를 정하고, 공급업체가 해당 거래처에 직접 또는 제3자를 통해 접촉하거나 거래하는 행위를 제한하는 내용입니다.

우회거래금지 기간도 거래 관계에 맞게 정할 필요가 있습니다. 너무 추상적으로 작성하면 어떤 거래처가 보호 대상인지부터 문제가 될 수 있으므로, 실제 계약관계에서 보호할 필요가 있는 범위를 확인하는 과정이 필요합니다.

상표나 디자인을 중국에서 먼저 출원한다면

OEM 업체에 제품 생산을 맡기려면 로고나 디자인을 전달해야 하는 경우가 많습니다. 이 과정에서 공급업체가 해당 상표나 디자인을 자신의 명의로 먼저 출원하는 상황도 생각해 볼 수 있습니다.

계약서에는 공급업체가 발주기업의 상표·디자인 등 지식재산권을 자신의 명의나 제3자의 명의로 출원하지 못하도록 하는 내용을 둘 수 있습니다. 무단 출원이 확인된 경우 출원을 취하하거나 필요한 권리를 이전하도록 하는 내용도 정할 수 있습니다.

이번 계약에도 이러한 내용을 반영했습니다.

다만 계약서에 선출원 금지조항을 넣어 두었다는 이유로 권리 확보를 미뤄도 된다는 뜻은 아닙니다. 중국에서 실제 사업을 하거나 제품을 판매할 계획이 있다면 필요한 상표와 디자인을 언제 출원할지도 별도로 검토해야 합니다.

위약금 조항은 어떻게 정할까

금지조항을 상세하게 만들어도 이를 위반했을 때 어떤 책임을 지는지가 불분명하면 실제 분쟁에서 어려움이 생길 수 있습니다. 그래서 NDA를 검토할 때 위약금 조항도 자주 문제가 됩니다.

이번 사안에서도 일정한 위약금을 두고, 위반행위로 발생한 매출과 연동되는 책임을 정하는 방안을 검토했습니다.

다만 당시 사용한 금액이나 비율을 다른 계약에 그대로 적용할 수 있는 것은 아닙니다. 거래 규모와 계약의 내용, 예상되는 손해, 준거법 등에 따라 적절한 방식이 달라질 수 있습니다. 특히 해외 업체와의 계약에서는 계약서에 강한 문구를 넣는 것과 실제로 그 책임을 집행할 수 있는지는 별개의 문제이므로 이 부분도 확인해야 합니다.

NDA를 검토할 때 실제 거래 상황을 대입해 볼 필요가 있다

비밀유지계약서는 흔히 사용하는 계약서라 기존 양식에 회사명과 거래 내용만 바꾸어 사용하는 경우도 있습니다. 중국 OEM 거래에서는 그렇게 작성된 NDA와 기업이 실제로 걱정하는 상황 사이에 간격이 생기기도 합니다.

예를 들어 다음과 같은 상황입니다.

• 공급업체가 디자인을 조금 변경해 유사제품을 판매하는 경우
• 계열사나 무역상사를 통해 제3자에게 제품을 공급하는 경우
• 발주기업을 거치지 않고 기존 바이어와 직접 거래하는 경우
• 제공받은 로고나 디자인을 중국에서 먼저 출원하는 경우
• 계약 위반이 발생했지만 책임에 관한 조항이 모호한 경우

계약서를 검토할 때 이런 상황을 구체적으로 가정해 보면 기존 조항으로 대응할 수 있는지, 추가로 정해야 할 내용이 무엇인지가 비교적 분명해집니다.